Uso indevido da Marca da sua Startup por terceiros: o que fazer?

A marca é um ativo bem importante para um negócio. Fazer um pedido de registro e, depois, conquistar a exclusividade de uma marca é uma ação que proporciona vantagens competitivas para uma startup.

Considerando que você investiu capital, tempo e energia para desenvolver uma marca diferenciada, bem como para contratar profissionais capacitados para te auxiliarem no procedimento de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que você pode fazer caso a sua marca passe a ser utilizada de forma indevida (sem a sua autorização) por um terceiro?

É sobre isso que vamos falar no artigo de hoje e, se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar aqui. Vamos lá?

1) Certifique se a sua empresa possui, pelo menos, um pedido de registro da marca ativo no INPI.

Nós indicamos que, antes de tudo, você confira isso, tá bom? Acontece que, no Brasil, quando você realiza um pedido de registro de uma marca no INPI, você passa a ter o direito de anterioridade sobre a expressão/sinal/imagem utilizado como marca.

Essa anterioridade (prioridade) segue a data do depósito do seu pedido de registro no INPI e, com ela, você consegue comprovar de forma mais concreta que é parte legítima a buscar o registro da marca ou quem já possui o direito de exclusividade conferido pelo registro. 

Com isso, nos termos do inciso III, do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial, você (depositante ou titular de uma marca), possui o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação” e, assim, poderá impedir que terceiros continuem utilizando a sua marca sem a sua autorização, principalmente se tal uso indevido gerar danos ao seu negócio e/ou à reputação da sua empresa.

2) Notifique extrajudicialmente o terceiro que está utilizando a sua marca de forma indevida.

Acreditamos que antes de se tomar qualquer medida judicial, é sempre interessante buscar a resolução de eventuais controvérsias de forma extrajudicial, a fim de ser evitar desgastes e custos ainda maiores para o seu negócio. Entretanto, caso a sua empresa esteja sofrendo graves danos, indicamos que você procure um profissional especializado para te auxiliar na análise do cenário e decisão do melhor caminho a ser tomado.

A partir do momento que você se certificou que possui o depósito do pedido de registro da sua marca ou o registro no INPI, nos termos do artigo que apresentamos acima, você pode notificar extrajudicialmente o terceiro que está utilizando a sua marca de forma indevida e solicitar que, imediatamente, interrompa tal uso ou acorde com você condições para o uso autorizado da sua marca.

3)  Acione judicialmente o terceiro que, mesmo notificado extrajudicialmente, continua causando danos a sua marca.

Em um cenário no qual você notificou extrajudicialmente o terceiro que está utilizando a sua marca de forma indevida e causando prejuízos ao seu negócio e, mesmo assim, o uso indevido continua sendo realizado, bem como não foi possível se chegar a um acordo para que exista o uso autorizado da sua marca, você poder tomar uma outra medida.

Visando garantir o seu direito de anterioridade e/ou de exclusividade do uso da expressão/sinal/imagem que identifica a sua marca, você pode acionar judicialmente o terceiro de má-fé, requerendo que o uso indevido seja interrompido de forma imediata e que, os danos que foram gerados ao seu negócios sejam devidamente reparados.

Essa medida é assegura tanto ao depositante da marca (aquele que fez o pedido de registro da marca no INPI, mas ainda não teve o seu pedido decidido pelo órgão), nos termos do já mencionado inciso III, do artigo 130 da LPI, bem como ao titular/proprietário exclusivo da marca (aquele que já conseguiu o registro no INPI), nos termos do inciso acima e também do artigo 129 da LPI.

4) Dica bônus

Imagine que você descobriu que um terceiro de má-fé está utilizando a sua marca de forma indevida, mas por razões diversas, você não possui nem mesmo um pedido de registro do INPI. Mesmo assim será possível defender a sua marca?

A resposta é sim. Mas indicamos fortemente que você faça duas ações:

i) primeiro, realize uma pesquisa de viabilidade da sua Marca na base de dados do INPI, no intuito de verificar se um terceiro de má-fé não realizou o pedido antes de você – o que fará com que você aja administrativamente no INPI, buscando, se for o caso, comprovar o seu direito anterior, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 129 da LPI (o que falaremos em outro artigo) –, bem como verificar se a sua marca realmente pode ser registrada; e

ii) realize o pedido de registro no INPI, a fim de comprovar de forma mais forte o direito de anterioridade/prioridade que citamos no item ‘1’ desse artigo.

Por fim, como já falamos anteriormente, em casos onde um ativo importante do seu negócio pode estar sofrendo danos, é indispensável que você busque a ajuda de profissionais especializados na área, a fim viabilizar a proteção da sua marca.

Por Gabriel Couto Teixeira