Conseguir o registro da marca de sua Startup é muito importante para que você obtenha exclusividade do uso da mesma em seu segmento de atuação e transforme esse item em um ativo do seu negócio, dentre outros fatores. Nós já falamos bastante sobre esse tema no nosso site e sugerimos que você acesse esses artigos (aqui, aqui e aqui) para conhecer a relevância e o funcionamento do procedimento de registro de marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Hoje, nós falaremos de uma situação que é bastante comum – principalmente quando o procedimento é realizado sem o auxílio de um profissional especializado – que é o indeferimento do pedido de registro pelo INPI.

Por que isso acontece?

Não é possível apontar com 100% de precisão todas as razões de um indeferimento de uma Marca, uma vez que um dos princípios da análise da possibilidade de registro é o da “distintividade”, que trata do grau de diferenciação de uma Marca em relação ao produto e/ou ao serviço que ela pretende identificar. Isso acontece porque a distintividade é um princípio que envolve subjetividade e se relaciona diretamente com a análise de um ser humano, no caso, os examinadores do INPI.   

Entretanto, para diminuir o campo de subjetividade dessa análise, a nossa LPI (Lei de Propriedade Industrial) traz, em seu artigo 124, vinte e três razões que indicam a impossibilidade de registro de uma Marca.

As razões mais comuns são as apontadas nos incisos VI e XIX do mencionado artigo. Veja:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

(...)

Portanto, podemos dizer que as principais razões para o indeferimento de uma Marca são quando: i) ela identifica um Produto/Serviço com o uso de uma expressão extremamente necessária, genérica ou comum para aquele segmento de mercado, sem estar acompanhada do uso de outra expressão ou forma de apresentação que a torne diferenciada; e ii) ela reproduz/imita, mesmo que em partes e mesmo que com acréscimo, outra marca já registrada e do mesmo segmento de mercado, de forma que se possa causar confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

*Nesse artigo aqui nós trouxemos alguns exemplos dessas duas situações.

O que fazer diante da situação?

Sabemos que quando isso acontece surgem algumas dúvidas na mente do empreendedor. Mas estamos aqui para te ajudar a refletir sobre alguns caminhos para se seguir.

A primeira atitude que você deve tomar é procurar um profissional especializado para analisar os motivos do indeferimento da sua Marca e analisar se você possui alguma chance de reverter a situação por meio de um Recurso contra a decisão do INPI que decidiu pelo indeferimento da sua Marca. Isso acontece porque, como falamos no início desse artigo, é um procedimento que envolve subjetividade humana em sua análise e, portanto, pode acontecer de o examinador do INPI ter se equivocado em sua análise.

Dessa forma, caso você, em conjunto com um profissional, entenda que vale a pena entrar com um Recurso no órgão, essa medida pode ser feita dentro de um prazo de 60 dias corridos, contados do despacho de indeferimento do INPI.

A segunda atitude que você pode tomar (seja no caso de um primeiro indeferimento, seja no caso da manutenção do indeferimento mesmo após o Recurso) é a criação de uma nova Marca e a realização de um novo pedido de registro.

Por fim, precisamos dizer que, caso você tome essa segunda atitude, é muito interessante que você compreenda a importância da criação de uma Marca diferenciada e é prudente que você conte com o auxílio de um profissional da área e faça a pesquisa de viabilidade da sua nova Marca no INPI antes de realizar novos pedidos. Essa pesquisa prévia vai te ajudar a diminuir os riscos de indeferimento pelo INPI e a análise de um profissional vai te auxiliar na compreensão do grau de diferenciação da sua marca perante o seu segmento de atuação, dentre outros fatores envolvidos.

Por Gabriel Couto Teixeira