Breve cenário legal

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122, dispõe que são registráveis como marca apenas os sinais que: sejam distintivos; visualmente perceptíveis; e não estejam compreendidos nas proibições legais.

Nesse sentido, é importante se compreender que a distintividade do sinal marcário é um requisito essencial para o seu registro, de tal forma que é ela que fará com que um produto e/ou serviço indique a sua origem e, mais ainda, crie a diferenciação necessária para o seu mercado consumidor.

Ocorre que os empreendedores e as empresas possuem uma forte crença de que o uso de expressões comuns em suas Marcas farão com que elas sejam facilmente identificadas pelo seu público-alvo – o que não deixa de ser uma realidade. Mas, quando da análise do pedido de registro perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), por exemplo, ocorre frequentemente, com base no artigo 122 da LPI, o indeferimento da Marca em virtude da sua baixa diferenciação e do risco que eventual deferimento do registro pode gerar à competitividade.

Diferenciação com o uso de expressão comum

Com o secondary meaning (segunda significação/significado secundário) – que é uma situação onde um sinal inicialmente comum adquire força e eficácia distintiva em virtude do seu uso contínuo e intensificado em um produto e/ou serviço direcionado a um público intencionalmente determinado.

Conforme ensina Elaine Ribeiro do Prado, tal eficácia distintiva não tem uma regra determinante, tratando-se de um fenômeno semiológico que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto/serviço e a sua Marca.

Na prática, o fenômeno do secondary meaning é identificado quando a segunda significação/significado secundário da Marca prevalece sobre o significado original – de natureza comum e consolidada em um idioma específico. Mais ainda, verifica-se a aplicação desse conceito quando a assimilação associativa do consumidor em relação a um produto e/ou serviço ocorre facilmente, de maneira quase que imediata, em razão do significado que a expressão – em conjunto do fenômeno semiológico – gera psicologicamente em um grupo de indivíduos.

Casos famosos e a proteção das expressões comuns

Você, provavelmente, conhece as seguintes Marcas: “A Casa do Pão de Queijo”, “American Airlines” e “China in Box”. Pois bem, todas elas possuem o uso de expressões comuns e, mesmo assim, são Marcas Registradas.

O que ocorreu nesses casos foi justamente a aplicação do secondary meaning, uma vez que em virtude do longo período de tempo de uso intenso dessas Marcas direcionado para um mercado consumidor específico, quando se pronuncia ou se visualiza o uso das mesmas, torna-se praticamente impossível não relacionar a expressão com a Marca e o produto e/ou serviço que a mesma representa.

Assim, tem-se que o significado secundário dessas expressões comuns ganharam capacidade distintiva e passaram a ser registráveis, nos termos do artigo 122 da LPI. Ainda, apesar de não serem capazes de substituir o significado original da expressão, criou-se significados únicos e de destaque perante marcados consumidores.

Conclusão

Compreendido o fato de que a Legislação Brasileira aponta o requisito específico da distintividade para o Registro da Marca; e vislumbrada a possibilidade de uma expressão adquirir um secondary meaning e ser registrada, nós sugerimos fortemente que caso você, empreendedor, deseje pleitear o uso exclusivo de uma Marca com expressão comum, tenha em mente que ela deverá adquirir uma força diferenciadora indiscutível perante um público-alvo específico.

Portanto, faz-se imprescindível a discussão do tema e o acompanhamento do caso com um advogado especializado e, de preferência, em conjunto com um profissional de marketing, para que sejam direcionadas estratégias para se criar uma Marca exclusiva.

Por Gabriel Couto Teixeira

Referências: https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI244815,31047-Secondary+meaning+ou+significacao+secundaria https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/secondary-meaning-toda-regra-tem-excecao-18072018